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»UHQ - Dem Schutz von reinen Buchstabenzeichen als Warenzeichen steht das absolute Eintragungsverbot des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG entgegen. Der Schutz von Buchstaben als Marke kommt frühestens mit dem Zeitrang des 1. Januar 1995 in Betracht.«
Entscheidungsgründe:
I. Die japanische Anmelderin begehrt die Eintragung des am 26. Juni 1989 angemeldeten Wortzeichens UHQ unter anderem für photographische Apparate.
Die Prüfungsstelle hat die Anmeldung zurückgewiesen. § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG stehe der Eintragung von Buchstaben als Warenzeichen entgegen. Die Buchstabenfolge könne nicht als Phantasiewort gewertet werden, da der Verkehr diese nicht als Wort ausspreche. Die Erinnerung der Anmelderin ist erfolglos geblieben. Das Bundespatentgericht hat der Beschwerde stattgegeben (BPatG GRUR 1993, 742). Hiergegen wendet sich der Präsident des Deutschen Patentamts, welcher dem Beschwerdeverfahren gemäß § 13 Abs. 3 WZG i.V. mit § 77 PatG beigetreten ist, mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.
Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.
II. Das Bundespatentgericht hat die Vorschrift des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG, welche Zeichen von der Eintragung ausschließt, die nur aus Buchstaben bestehen, nicht als ein generelles Eintragungsverbot verstanden, sondern dahin ausgelegt, daß die Eintragung nur versagt werden dürfe, wenn im Einzelfall ein konkretes Freihaltebedürfnis an den Buchstaben für die angemeldete Ware festzustellen sei. Ein solches sei vorliegend nicht gegeben, da die Buchstabenfolge UHQ in keinem der einschlägigen Verzeichnisse als Abkürzung vermerkt sei.
Das Bundespatentgericht hat gemeint, die bisherige Praxis, welche von einem generellen Freihaltebedürfnis für Buchstabenzeichen ausgegangen sei, könne nicht beibehalten werden. Aus der Entwicklung des Zeichenrechts sei zu folgern, daß Buchstaben wie beschreibende Wörter hinsichtlich der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses gleichzubehandeln seien. Die Begründung des Gesetzgebers des Warenzeichengesetzes aus dem Jahre 1894, wonach Zeichen und Buchstaben "nach wie vor von der Eintragung ausgeschlossen bleiben" sollten, dokumentiere lediglich den unverbindlichen Willen des historischen Gesetzgebers. Dieser habe an das bereits seit 1874 bestehende Eintragungsverbot für Zahlen und Buchstaben angeknüpft und zugleich mit der Anerkennung der Zeichenfähigkeit von beschreibenden Wörtern, an welchen kein konkretes Freihaltebedürfnis bestehe, unbewältigte Abgrenzungsprobleme geschaffen, wie bereits ein Überblick über die Amtspraxis des ersten Jahres zeige. Bei den fehlenden Erfahrungen und den erkennbaren Verständnisschwierigkeiten des Gesetzgebers erscheine es nicht zulässig, bis zu dem heutigen Tag aus dem unverbindlichen Satz der amtlichen Begründung, Buchstaben und Zahlen dürften "dem allgemeinen Gebrauch zugunsten einzelner Geschäftsunternehmer auch in beschränktem Umfang nicht entzogen werden", in der Rechtsprechung ein generelles Freihaltebedürfnis abzuleiten.
Beachtenswert sei in diesem Zusammenhang auch, daß der Bundesgerichtshof die überragende Rolle, welche die Eintragungspraxis dem Freihaltebedürfnis als Eintragungshindernis beigemessen habe, deutlich in Frage gestellt und mehrfach abgelehnt habe. Es gebe keine Indizien dafür, daß das Freihaltebedürfnis bei Anmeldungen, die ausschließlich aus Buchstaben bestünden, nun anders zu bewerten sei. Auch die jüngste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für Ausländer, welche den Telle-quelle-Schutz des Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ für sich in Anspruch nähmen, der das Eintragungsverbot für Zahlen und Buchstaben nicht vorsehe, gebe Veranlassung, generell der unwiderlegbaren Vermutung eines Freihaltebedürfnisses für Buchstaben entgegenzutreten. Die bisherige Rechtsprechung zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG führe zu einer Benachteiligung der inländischen Anmelder, wenn ihnen der Schutz für Buchstaben und Zahlen generell verwehrt werde. So seien schon früher inländische Anmeldungen entsprechend den Anmeldungen nach Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ behandelt worden. Erst ab 1922 habe das Patentamt den Inländern die Eintragung reiner Buchstabenzeichen versagt.
Bei dem gegebenen Verständnis des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG komme es nicht mehr auf den von der Anmelderin hilfsweise in Anspruch genommenen Telle-quelle-Schutz an. Auch bedürfe es keiner Stellungnahme dazu, welche Auswirkungen die - im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts noch nicht umgesetzte - EG-Markenrechtsrichtlinie auf die Auslegung des Warenzeichengesetzes habe.
III. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde des Präsidenten des Deutschen Patentamts mit Erfolg.
1. Die japanische Anmelderin macht in erster Linie gemäß Art. 2 Abs. 1 PVÜ den markenrechtlichen Schutz geltend, wie er für Inländer vorgesehen ist; auf den Telle-quelle-Schutz gemäß Art. 6 quinquies Abschn. A PVÜ beruft sie sich nur hilfsweise. Die maßgebliche Rechtsgrundlage für das Ersuchen der Anmelderin ist dem zur Zeit der Anmeldung geltenden § 4 WZG zu entnehmen. Daran hat das zwischenzeitlich in Kraft getretene Markengesetz nichts geändert. Dem angemeldeten Zeichen kann die Eintragung mit dem in Anspruch genommenen Zeitrang seines Anmeldetages nur zugebilligt werden, wenn es den Eintragungsvoraussetzungen des Warenzeichengesetzes genügt (§§ 152, 156 Abs. 1 MarkenG). Das ist nicht der Fall.
2. Der Auslegung des Bundespatentgerichts, § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG nehme Buchstaben nur dann vom zeichenrechtlichen Schutz aus, wenn einem Buchstabenzeichen ein konkretes Freihaltebedürfnis entgegenstehe, kann nicht beigetreten werden. Wie das Bundespatentgericht selbst ausgeführt hat, ist es eine, jedenfalls seit 1922 gängige und einheitliche Praxis der Eintragungsbehörden, Buchstaben als solchen den zeichenrechtlichen Schutz zu versagen. Zutreffend weist die Rechtsbeschwerde darauf hin, daß die Rechtsprechung in Übereinstimmung mit dem Schrifttum bis in die jüngste Zeit bei Zahlen und Buchstaben ein generelles (abstraktes) Freihaltebedürfnis angenommen und diese deshalb als von vornherein schutzunfähig angesehen hat. Die Eintragung von ausschließlich aus Zahlen und/oder Buchstaben gebildeten Zeichen wurde nur zugelassen, wenn das Zeichen sich im Verkehr durchgesetzt (§ 4 Abs. 3 WZG) hatte oder in seinem Gesamteindruck so phantasievoll gestaltet war, daß der Charakter der freizuhaltenden Zahlen und Buchstaben dahinter zurücktrat (BGHZ 19, 367, 372 f., 375 - W 5; BGH, Beschl. v. 16.10.1981 - I ZB 10/80, GRUR 1982, 373, 374 - Zahl 17; Beschl. v. 11.11.1982 - I ZB 15/81, GRUR 1983, 243, 244 - BEKA Robusta; Beschl. v. 4.6.1986 - I ZB 5/85, GRUR 1986, 894, 895 - OCM; Beschl. v. 1.12.1988 - I ZB 10/87, GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD; Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, Umdr. S. 11 - P3- plastoclin, zur Veröffentlichung bestimmt; BPatGE 24, 91, 93; BPatG GRUR 1988, 215; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 Rdn. 56; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 4 Rdn. 2, 36; Althammer, Warenzeichengesetz, 4. Aufl., § 4 Rdn. 23, 24).
Das Verständnis, daß § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG für Zahlen und Buchstaben ein absolutes Eintragungsverbot ausspricht, liegt auch. den Entscheidungen des Senats zugrunde, die zu Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ ergangen sind, soweit der ausländische Anmelder unter Inanspruchnahme des Telle-quelle-Schutzes die Eintragung von Zahlen oder Buchstaben in die inländische Zeichenrolle begehrte (BGHZ 111, 134, 138 - IR-Marke FE; BGH, Beschl. v. 31.5.1990 - I ZB 6/89, GRUR 1991, 535, 536 - ST; Beschl. v. 4.7.1991 - I ZB 9/90, GRUR 1991, 839, 840 - Z-TECH; vgl. auch Beschl. v. 6.7.1995 - I ZB 27/93, Umdr. S. 9 - Füllkörper, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt).
Auch der Gesetzgeber geht in der Begründung des zum 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markengesetzes von diesem Verständnis aus, indem er zum neuen materiellen Markenrecht ausführt, daß nunmehr "alle unterscheidungskräftigen und nicht freihaltebedürftigen Marken zum Schutz zugelassen" sind; "damit" werde "vor allem die im geltenden Recht" (scil.: das WZG) "enthaltene Diskriminierung von Marken, die nur aus Zahlen und Buchstaben bestehen und die auch dann, wenn sie unterscheidungskräftig sind und wenn ein Freihaltebedürfnis nicht besteht, nur mit nachgewiesener Verkehrsgeltung eintragbar sind, beendet" (BT-Drucks. 12/6581, S. 566, abgedr. auch bei Meister, Marke und Recht, 2. Aufl., S. 593, 648).
3. Der Senat sieht keine Veranlassung, von dieser ständigen Praxis und Rechtsprechung, welche den interessierten Wirtschaftskreisen die Gewißheit vermittelte, für reine Buchstaben und Zahlen unter der Geltung des Warenzeichengesetzes zeichenrechtlichen Schutz nicht erlangen zu können, abzurücken.
a) Die Begründung des Gesetzgebers des Jahres 1894, welcher in Abänderung des Markenschutzgesetzes 1874, das nur Schutz für Bildzeichen vorsah, auch Wörter dem Warenzeichenschutz zugänglich macht, führt hierzu aus: "Zahlen und Buchstaben sollen nach wie vor von der Eintragung ausgeschlossen bleiben. Sie stellen Zeichen dar, welche ihrer Bestimmung nach dem allgemeinen Gebrauch zugunsten einzelner Geschäftsunternehmer auch in beschränktem Umfange nicht entzogen werden dürfen. Die gleiche Auffassung läßt sich hinsichtlich der Wörter nicht unbedingt vertreten, obwohl das geltende Gesetz auch sie vom Zeichenschutz ausschließt. Auf gewissen Handelsgebieten ist mehr und mehr, anlehnend an die im Auslande eingebürgerten Gewohnheiten, die Neigung hervorgetreten, zur Kennzeichnung von Waaren, namentlich, wenn diese den neuen Erfindungen ihre Entstehung verdanken, einzelne Schlagwörter zu verwenden, welche entweder frei erfunden sind ..., oder welche, wenn auch dem allgemeinen Sprachschatze angehörig, doch zu der Waare und ihren Besonderheiten in keiner durch den Begriff des Wortes gegebenen Beziehung stehen." (BlPMZ 1894, 25, 31 f.). Die Begründung des Gesetzgebers ist zwar, insoweit ist dem Bundespatentgericht beizutreten, nicht verbindlich, sie läßt aber die vom Bundespatentgericht gehegten Auslegungszweifel nicht aufkommen und hat sie auch in der Vergangenheit durchgängig nicht aufkommen lassen.
Ist danach die Buchstabenkombination UHQ als solche vom Schutz des Warenzeichengesetzes ausgenommen, ohne daß es der Prüfung eines konkreten Freihaltebedürfnisses bedarf, so stellt sich auch das weitere Argument des Bundespatentgerichts als nicht zwingend dar, die differenzierende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Einwand des Freihaltebedürfnisses bei beschreibenden Angaben sei auch auf Buchstaben-Anmeldungen zu übertragen.
b) Ebensowenig kann der Umstand, daß dem ausländischen Anmelder, welcher sich des Telle-quelle-Schutzes seiner Marke nach Art. 6 quinquies Abschn. A PVÜ bediente und für Buchstabenzeichen einen Schutz erreichte, der dem inländischen Anmelder nach dem WZG versagt war, eine dem klaren Wortlaut und dessen gefestigtem Verständnis zuwiderlaufende Anwendung des Warenzeichengesetzes rechtfertigen. Die damit verbundene unterschiedliche Behandlung von inländischem und ausländischem Zeichenanmelder mag man bedauern (Althammer, Festschrift für v. Gamm, S. 241, 254) und das vom Bundespatentgericht gefundene Ergebnis begrüßen (Eisenführ, GRUR 1994, 340, 344). Diese Erwägungen lassen aber nicht die vom Bundespatentgericht getroffene Auslegung zu. Die unterschiedliche Rechtsfolge findet ihre sachliche Rechtfertigung darin, daß es sich bei der nach dem Telle-quelle-Schutz beanspruchten Marke um eine Art Schutzerstreckung der im Ursprungsland eingetragenen Marke mit einer entsprechenden Abhängigkeit vom Bestand dieser Marke handelt, während die auf eine Inlandsanmeldung vorgenommene Warenzeicheneintragung zu einer selbständigen Marke führt (vgl. BGH, Beschl. v. 14.11.1975 - I ZB 9/74, GRUR 1976, 355, 356 - P-tronics). Die internationale Regelung der PVÜ beruht zudem auf einem ausgehandelten Konsens der vertragsschließenden Staaten, in dem sich die jeweilige nationale Rechtsordnung nicht notwendig wiederfindet. Soweit in Anwendung des Völkerrechts ein Bedarf festgestellt wird, das inländische Recht den internationalen Regeln anzupassen, ist hierzu der Gesetzgeber aufgerufen. Dem streitentscheidenden Richter ist es verwehrt, das Gesetz entgegen seiner vorgegebenen Rechtsfolge auszulegen. Die dem entgegenstehende Praxis des Reichspatentamts, § 4 WZG entsprechend Art. 6 quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ auszulegen (RPA MuW XV, 296), war auch nur von kurzer Dauer (vgl. Elster, MuW XXII, 35 ff.).
In dem hier zur Entscheidung anstehenden Bereich hat der Gesetzgeber der Europäischen Gemeinschaft mit Erlaß der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG - ABl. EG Nr. 11/40/1 v. 11.2.1989 = GRUR Int. 1989, 294) die Übereinstimmung mit den Regeln der Pariser Verbandsübereinkunft hergestellt (vgl. Erwägungsgründe a.E.). Der deutsche Gesetzgeber ist diesem Handlungsbedarf mit der Umsetzung der EG-Richtlinie im Zusammenhang mit dem Erlaß des Markengesetzes nachgekommen und hat auf diese Weise die "Diskriminierung" nach dem bis dahin geltenden Warenzeichenrecht beendet (vgl. Amtl. Begründung aaO.).
4. Das vom Bundespatentgericht gefundene Ergebnis läßt sich auch nicht mit der Erwägung halten, die EG-Markenrechtsrichtlinie vom 21. Dezember 1988, welche zum 31. Dezember 1992 hätte umgesetzt sein sollen, habe bereits vorwirkend ein dem heutigen Markengesetz entsprechendes Verständnis zur Markenfähigkeit von Buchstaben geboten. Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß keinesfalls eine Vorwirkung auf den Zeitpunkt der Anmeldung des streitigen Zeichens (26. Juni 1989) angenommen werden könnte. Des weiteren ist zu bemerken, daß das Versäumnis des nationalen Gesetzgebers, eine EG-Richtlinie fristgerecht umzusetzen, nicht die Fortgeltung entgegenstehenden nationalen Rechts in Frage stellt (EuGH, Urt. v. 14.7.1994 - Rs C 91/92, NJW 1994, 2473, 2474 - Erwägungsgründe 24, 25), sondern im Verhältnis des Bürgers zu seinem Staat lediglich zur Folge hat, daß die Anwendung fortdauernden nationalen Rechts so weit wie möglich an dem Wortlaut und dem Zweck der Richtlinie auszurichten ist (EuGH aaO. - Erwägungsgrund 26; BGH, Beschl. v. 3.6.1993 - I ZB 9/91, GRUR 1993, 825, 826 - Dos). Vor der Umsetzung der EG-Markenrechtsrichtlinie bestand kein Auslegungsspielraum hinsichtlich des absoluten Eintragungsverbots von Buchstabenzeichen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG, welcher über eine Vorwirkung der EG-Richtlinie eine Auslegung im Sinne der Entscheidung des Bundespatentgerichts zugelassen hätte.
IV. Nach alledem ist auf die Rechtsbeschwerde der angefochtene Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückzuverweisen. Das Bundespatentgericht wird dem von der Anmelderin hilfsweise geltend gemachten Telle-quelle-Schutz nachzugehen haben, welchem nicht entgegensteht, daß die Eintragung der Ursprungsmarke der Anmeldung der inländischen Marke nachfolgt (BGH, Beschl. v. 6.7.1995 - I ZB 27/93, Umdr. S. 7 f. - Füllkörper, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt). Auch steht der Anmelderin wahlweise das Recht zu, materiellen Schutz nach dem Markengesetz mit der Priorität zum 1. Januar 1995 gemäß § 156 Abs. 1, § 3 Abs. 1 MarkenG zu beanspruchen.
Von einer Kostenentscheidung wird abgesehen (§ 90 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).